▲ 이기철(법무법인 대륙아주 변호사·변리사)

중소기업들도 요즘 특허권의 중요성에 대해 인식하면서 특허출원에 더욱 신경을 쓰고 있는 추세이다.

이때 기업의 입장에서 보면, 특허권이라는 것이 국가(더 구체적으로는 특허청)에서 특정 발명에 대한 특허성을 인정해 부여한 것이므로, 그 특허권이 완전한 권리라고 생각하기 쉽다.
그러나 이는 큰 오산이며, 그 이유는 다음과 같은 특허출원심사 과정에서의 한계로부터 기인한다.

즉, 기업 또는 개인이 특허청에 특허출원을 하면, 그 특허출원에 배당된 특허청 심사관은 주로 우리나라, 일본, 미국, 유럽에서 공개된 출원공개·공고서 등(선행문헌)을 기초로 출원된 발명의 신규성, 진보성을 심사하며, 출원된 발명이 위와 같은 선행문헌에 기재된 기술에 비해 신규성, 진보성이 있다고 일응 인정하는 경우 특허등록결정을 하게 된다.

그러나 이러한 과정에서 시간 및 자료의 한계에 부딪히게 된다. 즉, 심사관으로서는 출원된 발명과 유사한 선행문헌을 찾는데 한계가 있으며 결코 세상의 모든 선행문헌을 찾아 이 모든 자료를 출원된 발명과 비교할 수는 없는 것이다.

위와 같은 시간적, 자료적 한계를 안고 있는 출원심사 과정을 통해 등록된 특허가 완전한 권리가 될 수 없다는 것은 어찌 보면 너무나 당연한 것이다. 그리고 이러한 사정은 우리나라뿐만 아니라 해외의 모든 나라에서도 역시 동일하다.

한편, 특허심사상의 한계는 바로 다음과 같은 문제점으로 연결된다. 특허권자가 된 개인 또는 기업은 자신의 특허권에 기해 경쟁업체 등에 대해 특허권침해금지 및 그로 인한 손해배상을 청구하는 분쟁, 소송을 제기하는 경우가 많다.

이 경우 그 분쟁의 상대방은 대부분  특허를 무효화시킬 수 있는 방안을 강구하면서, 일본, 한국, 미국, 유럽뿐만 아니라 심지어 인도 등의 특허문헌까지도 광범위하게 검색하게 되며, 이는 몇달에 걸쳐 이뤄질 수 있다. 따라서 위와 같이 분쟁 상대방이 검토하는 선행문헌은 심사관이 검색한 자료와는 그 검색 범위 및 시간에 있어서 비교가 되지 않게 광범위하게 이뤄지는 경우가 대부분이다.

이러한 사실을 뒷받침하듯, 2014년 특허청의 국정감사 과정에서 지적된 내용에 따르면, 특허청의 심사과정을 거쳐 특허등록이 된 유효한 특허권이라도 그 유효성에 관해 사후에 분쟁이 발생한 경우, 2014년 상반기를 기준으로 분쟁 대상 특허등록 중 무려 56.1%가  무효로 판단되는 등 특허 시스템의 비효율 문제가 심각하다는 점이 표면화됐다.

위와 같은 사실과 더불어, 특허청 심사관의 업무부담 및 심사 소요시간과 관련해서도, 선진 5개국 가운데 우리나라의 심사관 1인당 처리건수가 가장 많고 그 처리기간 역시 가장 짧아 결국 부실한 심사가 우려된다는 지적도 아울러 표출됐다.

따라서, 특허권을 설정등록 받았다고 하더라도 그 권리가 완전하지 못할 수 있다는 점을 항상 명심해야 한다. 따라서 제3자가 자신의 특허권을 침해하고 있는 것으로 보일 경우 무조건 자신의 특허권을  주장하려는 태도는 우선 억제하고, 자신이 특허권 침해를 주장할 때 상대방의 반격에 의해 자신의 특허등록이 사후에 무효로 될 가능성은 없는지 등에 관해 사전에  전문가와 충분히 검토해야 한다.

이러한 사전 검토를 통해 승산이 있다고 판단된 이후에나 그 특허권을 주장해야 한다. 그렇지 않고 무턱대고 특허권침해를 주장하다가는 기업의 입장에서 매우 소중한 자산 중의 하나인 특허권을 잃게 될 가능성이 50%를 넘는다는 점을 항상 유의해야 한다. 

 

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