요즘 대기업의 경우 대부분 특허전문담당직원을 두고, 사내 발명에 관한 특허출원, 등록된 권리의 관리 그리고 소송 대한 대책 수행 등의 역할을 진행하도록 하고 있다.

그러나 대기업에 비해 예산이 넉넉지 못한 중소기업의 경우에는 비록 특허권 등의 중요성에 대해 인식은 하고 있더라도 그러한 특허권 등을 전문적으로 관리할 수 있는 인력, 시스템을 별도로 마련하는 것이 쉽지 않은 상황이다.

다행인 것은, 그런 중소기업들이라도 특허 등의 지식재산권의 중요성에 대해 충분히 인식을 하고 있으므로 특허를 출원하는 경우가 크게 증가하고는 있다.

그러나 출원을 진행함에 있어서 무엇을 중요하게 여겨야할지 또는 어떻게 처리할지를 모르기 때문에 제대로 된 특허권을 보유하기 쉽지 않고, 특허를 받은 후에 그 특허가 무효이라거나 혹은 권리범위가 제대로 특정되지 않았다는 이유로 휴지에 불과한 특허를 갖게 되는 경우가 아주 많다.

중소기업이 특허출원을 하게 될 때 우선 가장 염두에 둬야 할 점은, 실력과 성실성이 보장된 변리사를 찾아 특허출원을 의뢰하되 다만 전적으로 변리사에게만 의지하지는 말라는 것이다.

변리사가 의뢰인으로부터 출원 대리 의뢰를 받는 경우 우선 의뢰인을 면담하고 의뢰인이 특허출원하고자 하는 발명 내용을 듣는다. 그 후 변리사는 자신이 이해한 내용을 기초로 발명의 상세한 설명과 특허청구범위를 작성해 그 초안을 의뢰인에게 송부하면서 그 검토를 요청한다.

이때 의뢰인은 위와 같이 변리사가 작성한 발명의 상세한 설명과 특허청구범위 등을 읽어보면서 그 내용이 자신이 이해하고 변리사에게 설명한 내용과 크게 다르지 않다는 점을 확인한 후 그 내용에 따라 특허출원을 진행할 것을 요청하고 변리사는 그 초안에 따라 특허출원을 진행하게 된다.

그러나 이러한 통상적인 특허출원절차와 관련해 반드시 잊지 말아야 할 절차가 있다. 바로 변리사가 보내준 초안에 기재된 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 광협(廣狹)에 관해 의뢰인이 스스로 충분히 검토를 한 후 그에 관한 의견을 변리사에게 전달해야 하는 것이다.

더 구체적으로는, 변리사가 작성해 보내온 특허청구범위가 너무 광범위하게 작성된 것은 아닌지 아니면 너무 좁게 작성된 것은 아닌지, 독립항과 종속항이 잘 마련돼 있어서 의뢰인의 발명에 관한 권리범위가 적절하게 확정된 것인지, 만일 경쟁사가 위 특허청구범위를 참조해 회피 기술을 실시하는 경우 그러한 기술에 대해서도 자신의 특허권을 주장할 수 있는 것인지 등에 관해서는 의뢰인이 직접 검토해야 한다.

의뢰인의 입장에서는 이러한 모든 작업을 변리사가 담당해 줄 것으로 예상하지만, 외국에 비해 낮은 수임료를 지급받고 사건을 처리하고 있는 우리나라의 변리사들의 현재 상황  아래에서는 변리사가 한 사건에 너무 많은 시간을 투자할 수 없다는 한계가 있을 수밖에 없다.

이러한 현실적 현상의 옳고 그름을 떠나, 제대로 된 특허권을 취득하는 것, 그러한 특허를 기초로 자신의 권리를 보호받고 제3자의 침해를 중지시키는 일에 있어서 가장 중요한 이해관계인은 바로 의뢰인 본인이다.

따라서 의뢰인으로서는 변리사에게만 의존하지 말고 경쟁업자가 유사한 제품을 어떠한 형태로 회피 설계할 수 있는지, 그러한 경우 현재 자신에게 제시된 특허명세서, 특허청구범위가 이러한 침해행위를 방어할 수 있을 정도로 적절하게 작성됐는지를 검토해야 한다.

특히 이 부분는 변리 업무를 수행하지 않고 있어서 이러한 의견에 대해 직접적인 이해관계가 없는 필자가 우리나라 특허제도의 한계를 느끼면서 항상 아쉬워하는 점이다.